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Utilizzo dei marchi online: se l’azienda chiede la rimozione, la responsabilità è del gestore del sito

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La sentenza del 3 marzo 2016 della Corte di Giustizia UE ha stabilito che, nel caso in cui un’azienda utilizzi online il marchio d’impresa di un soggetto terzo con cui è scaduto il contratto di concessione dello stesso, la responsabilità per indebito utilizzo del marchio ricade sul gestore del sito, laddove l’azienda ne abbia richiesto la rimozione.

Il caso del marchio Mercedes-Benz

Si tratta del caso che vede coinvolte un’azienda ungherse specializzata nella vendita al dettaglio di automobili Mercedes e la Mercedes-Benz stessa. Come previsto dal contratto che legava le due imprese, il rivenditore ha infatti utilizzato per diverso tempo nei propri annunci online il marchio della casa produttrice, definendosi lecitamente “officina specializzata Mercedes – Benz”.

Alla risoluzione del contratto, la società venditrice di automobili ha cercato di cancellare ogni uso del marchio per evitare che il proprio pubblico continuasse erroneamente a pensare che l’officina fosse contrattualmente vincolata alla casa costruttrice. Per farlo, l’officina aveva contattato i gestori del sito internet, chiedendo che gli annunci online che riportavano il marchio stesso fossero rimossi, ma senza successo. Effettuando ricerche su Google, gli annunci mostrati continuavano a riportare il marchio Mercedes nonostante l’interruzione del contratto.

Ecco perché la Mercedes-Benz stessa si è rivolta al giudice facendo causa all’azienda ungherese per contraffazione del marchio registrato. Data la delicatezza del caso, il Tribunale di Budapest si è rivolto alla Corte di Giustizia UE, per chiedere un chiarimento sull’articolo 5 della Direttiva 2008/95 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

DIRETTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Secondo tale articolo:

1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa.

Like-FB-GLConsulting2bisMa se l’azienda ha effettivamente richiesto la rimozione del marchio dagli annunci, come può esserne responsabile? Secondo i giudici comunitari, ogni responsabilità della concessionaria di automobili deve essere esclusa, poiché in questo caso, la parte terza che fa utilizzo improprio del marchio è il soggetto gestore dei siti internet. La violazione è quindi stata fatta da parte del gestore del sito, che dovrà essere il destinatario finale di qualsiasi eventuale procedura legale da parte di Mercedes-Benz.

[Fonte: www.ipsoa.it, www.quotidiano.ilsole24ore.com]

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